MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2004-0065

 

 El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto a Oficio Nº 2.940 de fecha 2 de septiembre de 2003, remitió a esta Sala en consulta, el expediente contentivo de la oposición que por mejor derecho, efectuara la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 4 de diciembre de 1956, bajo el Nº 76, Tomo 17-A, al registro de la expresión “SOMOS SEGURO”, por parte de la sociedad mercantil Universal de Seguros C.A. Dicha consulta obedece a que el referido Juzgado declaró su falta de jurisdicción frente a la Administración Pública y ordenó remitir el expediente, de conformidad con los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 29 de enero de 2004 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción planteada.

I

ANTECEDENTES

Mediante Oficio de fecha 13 de diciembre de 2001, el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio, remitió al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, el expediente contentivo de la solicitud de registro de lema comercial interpuesta por la sociedad mercantil Universal de Seguros C.A., en virtud de la oposición que por mejor derecho efectuara la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, C.A., ya identificada. 

Recibido el expediente en el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por decisión de fecha 27 de agosto de 2003, declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto planteado y ordenó remitir el expediente en consulta a este Máximo Tribunal.

Por diligencia de fecha 26 de julio de 2004, el apoderado judicial de la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, C.A., consignó recaudos y solicitó se dictara sentencia.

II

DE LA DECISIÓN CONSULTADA

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia de fecha 27 de agosto de 2003, declaró su falta de jurisdicción, basándose en los siguientes razonamientos:

“...este Tribunal observa que en el presente caso el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en persona del Registrador de la Propiedad Industrial, remite a este despacho expediente contentivo de la oposición por mejor derecho efectuada por el representante de la Sociedad Mercantil SEGUROS HORIZONTE, S.R.L., a los fines que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, se sustancie y decida dicha oposición.

Considera este Juzgador que escapa a las competencias legales de este Tribunal la sustanciación y/o decisión de oposiciones al registro de signos marcarios, independientemente del fundamento de dichas oposiciones, pues ello corresponde enteramente al órgano administrativo correspondiente, es decir, al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en persona del Registrador de la Propiedad Industrial, a tenor de lo pautado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, de conformidad con lo pautado en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal declara su FALTA DE JURISDICCIÖN para conocer la oposición por mejor derecho efectuada por el representante de la Sociedad Mercantil SEGUROS HORIZONTE, S.R.L., contra la solicitud de registro número 96-18.153, de la marca comercial ‘SOMOS SEGURO’. ASI SE DECIDE.”.

III

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

En virtud de la declaratoria contenida en la sentencia consultada, corresponde a esta Sala específicamente determinar qué órgano debe resolver la oposición por mejor derecho planteada por la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE C.A., al registro de la expresión “SOMOS SEGURO”, solicitado por el empresa Universal de Seguros C.A.

En tal sentido, se observa que el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) remitió al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el expediente contentivo de la solicitud del registro de la expresión anteriormente señalada, por la sociedad mercantil Universal de Seguros C.A., de conformidad con el aparte único del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, a los fines de que se pronunciara sobre la oposición planteada.

A su vez, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública, por cuanto el conocimiento del asunto, según expresa, corresponde al Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), conforme con la normativa contenida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Determinado lo anterior, esta Sala considera oportuno verificar la normativa aplicable al caso de autos, para luego establecer el órgano al cual le corresponderá conocer de las oposiciones por mejor derecho contra los registros de marcas.

En tal sentido, conviene atender al contenido de las disposiciones consagradas en la Ley de Propiedad Industrial, específicamente las contenidas en los artículos 77 y  80, que disponen lo siguiente:

“Artículo 77.- Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca:

1. Por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley, y

2. Por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.”

“Artículo 80.- En el caso del ordinal 1 del artículo 77, el Registrador resolverá la oposición con las pruebas que presenten los interesados, dentro del plazo de treinta días contados a partir del vencimiento de los lapsos establecidos en el artículo 78.

En el caso del ordinal 2° del artículo 77, el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.” (Destacado de esta Sala).

Por su parte, la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, de fecha 14 de septiembre de 2000, dispone al respecto lo siguiente:

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

“Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.”

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

“Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” (Destacados de esta Sala).

A la vista de las normas transcritas, observa esta Sala que la Ley de Propiedad Industrial, a los efectos de definir a qué autoridad le corresponde conocer de las oposiciones en materia de registro marcario, distingue entre las diversas oposiciones que puedan presentarse. En efecto, por un lado contempla la posibilidad de una oposición fundada en que la marca no constituya un signo distintivo, especial o novedoso, y por la otra, cuando el interesado considere que tiene un mejor derecho sobre esa marca, ya sea por un anterior uso o por adquisición de la marca.

En el primer supuesto de oposición, la Ley de Propiedad Industrial venezolana ordena a la propia oficina administrativa, es decir, al Registrador de la Propiedad Industrial decidir tal oposición, con la finalidad de que ésta modifique o defina con mayor claridad los elementos del signo distintivo o aclare la clasificación dada al producto y de esta manera proceder al registro de la marca. Sin embargo, para el segundo caso, cuando la oposición se realiza por mejor derecho a la concesión de una marca, la ley venezolana ordena que sea decidida por los tribunales civiles ordinarios.

Por su parte, la Decisión 486 con relación a las oposiciones de registro de una marca señala que ellas deben ser resueltas por la autoridad administrativa (en el caso venezolano habría de entender que es, precisamente, el Registrador de la Propiedad Industrial), de lo cual pudiera deducirse que ello incluye a las oposiciones por mejor derecho, tal como lo ha interpretado el tribunal consultante.

Sin embargo, es criterio de esta Sala, que las disposiciones contenidas en el texto comunitario no se contraponen con las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, sino que se complementan, y en tal sentido deben ser interpretadas armónicamente, ya que forzosamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico hay que entender que cuando esas oposiciones por “mejor derecho” involucran un Derecho Real, no puede ser otra que la autoridad judicial la que puede resolver tales controversias entre partes.

Así las cosas, cuando las normas comunitarias definen que las oposiciones de registro de marca deben ser decididas por las autoridades administrativas (oficina nacional competente), es preciso de ello interpretar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico ello es así, siempre y cuando no se traten, como se señaló, de oposiciones sustentadas en un derecho real preferente que alega tener determinado particular frente a otro.

En el presente caso habiéndose fundamentado la oposición en el derecho real de “uso” de la marca, debe forzosamente concluirse que su resolución corresponde a los órganos judiciales. En este sentido se pronunció la Sala en la sentencia Nº 142, de fecha 19 de febrero del presente año, dictada en el caso MULTIPACK DE VENEZUELA C.A., la cual sostuvo lo siguiente:

En el caso analizado habiéndose fundamentado la oposición en el derecho real de “uso” de la marca, debe forzosamente concluirse que su resolución corresponde a los órganos judiciales, con lo que forzosamente en definitiva debe declarar esta Sala que en la situación bajo examen el poder judicial si tiene jurisdicción...”.

 En tal virtud, debe declarar esta Sala que en la situación bajo examen el poder judicial si tiene jurisdicción, y en razón de ello, además, se impone revocar en el dispositivo de este fallo la decisión de fecha 27 de agosto de 2003 dictada por el tribunal consultante. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- QUE EL PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN PARA CONOCER Y DECIDIR la oposición del registro marcario de la expresión “SOMOS SEGURO”, formulada por la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE C.A.

2.- QUE CORRESPONDE AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, conocer y decidir la oposición planteada por la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE C.A., al registro de la expresión “SOMOS SEGURO”, por la empresa Universal de Seguros C.A.

3.- SE REVOCA la decisión dictada el 27 de agosto de 2003, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la cual se declaró que el Poder Judicial no tenía jurisdicción para conocer del presente caso.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Envíese el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y remítase copia certificada de la presente decisión al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

La Magistrada-Ponente,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. 2004-0065

YJG.

En cuatro (04) de agosto del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00961.

La Secretaria,

ANAIS MEJÍA CALZADILLA